4.8    著作權與商標權之關係

4.8.1  著作權與商標權之區別
       著作權與商標權[34]係以人類無形之智能貢獻成果為保護對象，其權利性質相近，均為無體財產權，一般稱之為智慧財產權。
       惟著作權所保護之標的係具有原創性之著作(但依著作權法第7條之1對於既有著作之表演除外)，所稱之著作，依著作權法第3條第1款規定，係以屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍者為限。著作權且採創作發生主義，不待註冊或登記即受保護，其行使並不以具有商業目的為限。
       至於商標，則指凡足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人商品相區別者，即屬之。易言之，商標係以「特別顯著」之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式組成，作為「識別商品之標記」(商標法第5條第1項)。故商標有比喻為「商品的臉」或「無聲的推銷員」之說法，具有 (1) 區別商品之功能(Differentiation) (2) 表彰商品來源之功能(Source) (3)品質信賴及改良之功能 (Reliance and Improvement of Quality) (4) 廣告之功能(Advertisement)。商標權則以自獲准註冊時起，方取得商標專用權[35]。

4.8.2  未經授權即重製或改作他人著作作為商標申請註冊並使用時，著作權財產權人之救濟途徑[36]
       著作權與商標權就法規範之目的並無衝突，故著作權財產權人當然得以其著作申請註冊取得商標權。問題在於：著作財產權人於著作完成後未以其著作申請商標權，第三人未經其授權，以該著作申請註冊為商標，此時著作權人之權益即因此而受影響，此時著作財產權人究應如何獲得救濟？

4.8.2.1 著作財產權人得逕行對侵害其著作財產權之商標權人提起刑事或民事訴訟
       無論著作權人有無提出商標之異議、申請評定撤銷或申請廢止該商標，均無礙於著作權人提起著作權侵害之刑事及(或)民事訴訟，蓋該第三人申請商標時必然有重製或改作該著作之行為，聲請法院向商標專責機關調取該申請案之全卷即得以取得重製或改作之證物。如前所述，我國100年6月29月公佈，101年7月1日施行之新商標法為第48條第1項引用第30條第1項第15款有關商標申請之異議、評定撤銷及廢止，均以著作權侵害之判決確定為前提。
       司法院第22期司法業務研究會第5則即針對此問題為討論並採肯定之見解：[37]
     「一、問題說明：
         某甲將其已取得著作權之『小英雄』圖形著作，使用於所生產之安全玩具商品上
         為標示(未經註冊)，某乙見某甲產品市場反應良好，遂將『小英雄』圖形之帽頂部分予以省
         略，其餘部分全數抄襲後持向經濟部中央標準局申請商標註冊，並於取得商標註冊後，用於
         其生產同類型之商品上，則某乙是否有以改作之方法侵害某甲之著作權？
     二、研究意見：
         甲說(肯定說)：
         某甲既已取得著作權在先，某乙以改作之方法將某甲之圖形著作小幅修改，雖取得商標專用
         權，惟其既用於同類之商品上，且所用之商標之圖形又與某甲之圖形著作相類似，自係侵害
         某甲之著作權。
         乙說(否定說)：
         著作權係在保護著作人精神創作之利益，而商標係在保護商標專用權及消費者之利益，著作
         權與商標權雖同是以人類無形之智能創作為對象，惟著作權與商標權兩者之概念和保護範疇
         有所區別，商標權保護的是具體化之概念，商標專用權人對於他人於同一商品或類似商品，
         使用相同或近似於其註冊商標之圖樣，得排除其侵害，即使該圖樣係他人獨立創作之結果，
         亦屬商標權之侵害，而著作權保護的是觀念之表達或表達之方式，僅具有原創性即可，從而
         著作權並不禁止其他著作人獨立創作類似或雷同之著作，而且該類似或雷同他人著作若有原
         創性，依然可以取得著作權，某乙以類似某甲圖形著作之圖樣申請商標註冊，雖二者外型大
         致相同，然某乙並非翻製某甲所取得著作權之圖樣，揆諸上開說明仍具有原創性，自得以之
         作為其產品商標之用，確認有何侵害某甲之著作權可言。
     三、研討結果：
          採甲說
     四、司法院刑事廳研究意見：同意研究結果。 」

       前揭研討會之結論，認某乙以改作之方法將某甲之圖形著作修改而取得商標專用權，應已侵害某甲之著作權，其結論固屬妥適，惟如細讀乙說之理由，可知乙說之結論與甲說實係相同。按乙說所設定之事實係基於商標之圖樣乃某乙獨立創作之結果，並非改作抄襲某甲之著作所得，則某乙本已擁有該圖樣之著作權，以之作為商標使用，並未侵害某甲之著作權，如此之結論並無不妥。換言之，依乙說為進一步之推論，如某乙係抄襲他人著作而非獨立創作，則某乙自亦應負侵害著作權之責任。
       智慧財產法院103年度民商訴字第24號民事判決即稱：「被告蕭〇〇竟未得原告同意，將系爭美術著作圖樣交予被告郭〇〇，持向智慧財產局申請商標註冊，由被告蕭〇〇取得商標權，得在中華民國領域內，排除他人且包含原告本人之使用用，顯已逾越契約之目的及原告授權之範圍，而違反兩造之間之契約甚明。….被告蕭〇〇未得原告同意，將系爭美術著作交予被告郭〇〇，於101年6月28日向經濟部智慧財產局申請註冊商標，並將系爭美術著作重製於申請文件，自屬侵害原告之重製權。」可資參照。
 
4.8.2.2 著作財產權人得執刑事或民事之確定判決，依商標法第48條第1項提出異議，或依商標法第57
            條第1項評定其註冊並依同法第60條撤銷其商標之註冊。
       著作財產權人如對於侵害其著作之商標權人提起刑事或民事訴訟，並已獲勝訴之確定之判決，就對於該商標權存在應何救濟部分，於商標之註冊公告未滿3個月者，得自註冊公告日後未滿3個月內，依商標法第48條第1項引用第30條第1項第15款：「商標有下列情形之一者，不得註冊：…十五、商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」之規定，向商標專責機關提出異議，要求撤銷其註冊，於異議成立時，由商標專責機關依商標法第54條撤銷其註冊。
       若該著作財產權人不知其著作已為他人作為商標提出申請註冊並且未及時於3個月內提出異議者，著作權人得依商標法為第57條引用同法第30條第1項第15款申請評定註冊為違法，並由專責主管機關依商標法第60條撤銷該商標之註冊。

4.8.3  著作財產權人將其本人創作著作作為商標使用，而與他人商標相同或近似時之法律評價
       按企業在生產產品時，均希望消費者能在眾多同類商品中，辨識出其商品而購買，更進而推知或認識此商品之來源，指定購買該廠商之產品。而欲達到此目的，即須有一標識使用於該商品上以使一般消費者易於辨識、節省其採購時間，故商標創設之目的純係基於商業之用途。著作之利用雖不以商業為目的，但著作之利用方式極為廣泛，有時亦可作為商品識別標識使用，在美術著作尤然。如著作權人所利用為商標之著作與他人已獲准註冊之商標相同或近似，且使用於同一或類似商品[38]，則是否侵害商標他人專用權即有討論之餘地。
       按著作財產權之取得在商標獲准註冊之後，縱該著作係獨立創作，如創作以後，意圖欺騙他人而將該著作以商標使用，亦不能以對該商標有著作權而解免商標權侵害刑責，此為當然之論。惟若著作權取得在他人提出商標申請或獲准註冊之前，此時著作權人以該著作作為商標使用是否侵害商標專用權即有爭議。實務上認為，無論著作權人取得著作權在商標專用權註冊之先後，均構成商標專用權之侵害。台灣高等法院台中分院79年度上更(一)字第1號刑事判決即稱：
      「因著作權與商標專用權係屬不同之範疇，取得著作重製權利並不意謂著有權將該著作使用於商品
     上，是若其使用於商品上之著作與他人使用於商品上之註冊商標圖樣近似，自難解免刑責。」
               台灣高等法院79年度上更(一)字第126號刑事判決亦稱：
   「被告固曾於案發後之七十七年十月間提出稻穗圖(按與商標圖樣內之圖形為近似)之著作權登記並
     經內政部核准發予執照，惟著作所保護者與商標所保護之權益，並不相同，自不能以被告事後核
     准之著作權登記而解免其(違反商標法之)罪責。」
       上揭實務上之見解亦非無異論，學者張靜即批評稱：「著作權所保護者與商標所保護之權益，固不相同，但不能以此遽得出不能解免違反商標法刑責之結論，因若著作權取得在先，就理論與事實言，絕對可以解免刑責。」[39]
       按上揭實務之見解均在民國79年時所作成，所適用之舊商標法係於民國78年5月間所公布，當時商標法第62條規定：「有左列情形之一者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五萬元以下罰金：一、於同一商品或同類商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。…」並不以「意圖欺騙他人」為要件，與82年至92年5月28日修正公布以前之商標法以「意圖欺騙他人」為刑事處罰要件之規定不同[40]，至於現行商標法第81條雖未以意圖欺騙他人為要件[41]，惟解釋上仍應以故意為要件，是以相同或近似商標之使用如係出於故意，即難解其罪責。
       析言之，本書作者認為，著作縱完成在他人商標申請之前，若其後另一商標申請人之商標圖樣係獨立創作完成，則前著作權人亦不得再以其著作作為商標使用於同一或類似之商品，否則即構成商標權之民事上之侵害，蓋其後他人之商標圖樣並非抄襲完成在前之著作所得，此應屬當然之解釋，惟此僅係民事問題。至若有無構成刑事罪責，仍應調查是否有故意以決定之。例如，著作雖創作在前，惟他人基於獨力創作完成近似作品並申請商標註冊使用之，前創作人見獵心喜認可搭便車，亦將其作品以商標使用於類似商品，即難解商標權侵害之刑事責任。反之，若經調查結果，前創作人將其著作以商標使用於近似商品僅係巧合，並無故意，則無刑事責任可言。
       抑有進者，若某甲之獲註冊商標係自某乙之著作改作抄襲所得，此時倘該著作權人某乙因以其著作當商標使用而被商標專有權某甲追訴侵害其商標權時，如某甲之商標註冊仍在公告之3個月異議期間內，則著作權人某乙可依商標法第48條第1項引用第30條第1項第15款提出異議。如已逾3個月之異議期間，則著作權人某乙可商標法第57條引用第30條第1項第15款規定請求評定該商標之註冊為違法而撤銷其註冊，然新法已刪除舊法第49條規定，是著作權人亦無法聲請法院停止其訴訟程序。當然，某乙於行使上揭權利時，應對抄襲其著作之某甲提起著作權侵害之民事或刑事訴訟，於判決確定後，始得為異議之提出或評定之申請，此固不待言。於上述程序進行時，某乙亦得併依刑事訴訟法第295條或第297條之規定，聲請法院停止其被訴商標權侵害之刑事或民事訴訟程序。惟現行商標法已刪除舊法第49條之「在異議程序進行中，凡有提出商標權之民事或刑事訴訟者，得於異議審定確定前，停止其訴訟程序之進行」規定，是以依現行商標法，無論在異議程序進行中，或請求評定該商標之註冊為違法而撤銷其註冊之程序中，均無聲請法院停止其訴訟程序之餘地。